Как случайно не нарушить чужие интеллектуальные права и не получить штраф в 5 миллионов рублей

Допустим, вы придумали название для своего бренда, выпустили продукцию, вложили деньги в рекламу и продвижение, стали пользоваться популярностью среди потребителей, как вдруг становится известно, что название вашего бренда уже зарегистрировано в качестве товарного знака и под данным наименованием выпускают аналогичный товар. Даже если вы без злого умысла использовали чужой товарный знак, то от ответственности вас никто не избавит. Подобная история с грустным концом случилась с владельцем хостела «Hostel Bolshoi».

В 2018 году Большой театр г. Москвы подал иск против ООО «Доходный дом», которому принадлежал хостел «Hostel Bolshoi», чье название напоминало товарный знак театра «BOLSHOI» (№ 97110). Сам хостел до этого успешно развивался и даже вошел в двадцатку лучших хостелов России, но это не помогло.

Непосредственная близость с Большим театром, а также схожее название в домене, вывесках, социальных сетях сыграло злую шутку с известным хостелом. Владелец пытался доказать, что используемое обозначение «BOLSHOI» никак не связано с Большим Театром. Но суд признал факт незаконного использования чужого бренда и присудил владельцу хостела выплатить 5 млн рублей компенсации, а также изменить название (А40-191811/2017).

Последствия нарушения чужих прав

• Штрафы. Правообладатель может обратиться в суд с иском о нарушении интеллектуальных прав и потребовать выплатить денежную компенсацию (до 5 млн рублей за одно нарушение), изъять контрафактную продукцию. Другой вариант – владелец товарного знака может предложить выкупить товарный знак, что также повлечет финансовый убыток.

• Ребрендинг. Владелец товарного знака имеет право запретить вам использовать его обозначение. Скорее всего, вам придется провести полный ребрендинг вашего бизнеса – сменить название, упаковку, переименовать соцсети, переехать на другое доменное имя и т.д.

Все это может привести к снижению доверия и узнаваемости среди потребителей, которые привыкли к товару под другим наименованием.

Почему просто бренда недостаточно

Бренд – совокупность индивидуальных характеристик, которые ассоциируются у потребителя с товаром или услугой. Это может быть название, логотип, упаковка, цветовое сочетание – все, что создает фирменный стиль вашего бизнеса. Однако, бренд сам по себе не имеет юридической защиты.

Товарный знак – это обозначение, которое индивидуализирует товар или услугу и зарегистрировано в Роспатенте. В качестве товарного знака можно оформить название, логотип, доменное имя, цветовое сочетание бренда и многое другое, что характеризует ваш продукт. Только наличие товарного знака делает вас полноправным владельцем бренда.

Как не потерять доменное имя компании

Допустим, вы создали сайт, оформили его интерфейс и запустили через него продажу своих товаров. Вдруг появляется компания, которая обнаружила сходство вашего доменного имени с ее товарным знаком. Можно практически с точностью сказать, что суд встанет на сторону правообладателя, также, скорее всего, аннулируют домен, а еще, возможно, вам присудят штраф за нарушение интеллектуальных прав.

И в результате вы потеряете часть клиентов, так как вам придется регистрировать новый адрес .

Существует также практика «обратного захвата» домена. Это выглядит так: недобросовестный конкурент регистрирует доменное имя в качестве товарного знака уже после его создания и предлагает владельцу домена выкупить права на товарный знак, а возможно, и потребует предоставить права на доменное имя.

Компания из Благовещенска «АРТИМЕДА» купила доменное имя «artimeda-ufa.ru». Это стало известно московской ЗАО «Пластида», которой принадлежали товарные знаки «АРТИМЕДА» (№№ 481760, 481759). Правообладатель обратился в суд с требованием запретить использование доменного имени с аналогичным названием.

В итоге суд вынес решение об аннулировании регистрации домена и взыскании с ООО «АРТИМЕДА» компенсации в размере 250 000 рублей (№ 09АП-43902/2015-ГК).

Был ли у компании «Артимеда» злой умысел использовать чужой товарный знак в доменном имени? Вряд ли. Однако, такая случайная ошибка стоила компании потери домена и немаленькой денежной компенсации.

Поэтому, чтобы сэкономить свое время и деньги, рекомендуем заблаговременно регистрировать товарный знак.

В каких случаях можно использовать чужие товарные знаки?

Важно помнить, что чужие товарные знаки вы можете использовать только с согласия правообладателей. Все остальное является нарушением интеллектуальных прав владельца. Причем не имеет значения, использовали вы чужой товарный знак преднамеренно или случайно.

Обратите внимание, что изменение одной (или даже нескольких) буквы, добавление новых символов и тому подобное не считается допустимым. Права владельца товарного знака распространяются на все похожие варианты. То есть, есть товарный знак «Ромашка», то права действуют и на «р0машка» и на «ро-машка».

Как подать заявку?

Сделать это легко через маркетплейс ВТБ. Выберите «Регистрация товарного знака» от сервиса «Онлайн Патент». Для клиентов ВТБ доступны особые условия: скидка 3000 рублей и консультация специалистов.

Сама регистрация займет примерно 6-8 месяцев, после чего вы получите исключительные права на свой бренд и возможность остановить недобросовестных конкурентов.

Какое использование товарного знака посчитают нарушением, а какое – нет

Товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации работ и услуг (ст. 1477 ГК РФ). Например, товарный знак Ferrero Rocher выделяет среди сладостей знаменитые круглые шоколадные конфеты с орехами, которые производит итальянская компания Ferrero S.p.A.

Знак обслуживания «Яндекс Go» обозначает услуги по перевозке, которые предоставляет компания «Яндекс».

Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца является нарушением (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Например, нельзя разместить товарный знак Ferrero Rocher на упаковках других конфет или печенья.

Однако не будет считаться нарушением использование чужого товарного знака, знака обслуживания или схожего с ним обозначения:

• в описательных целях;
• в том случае, если обозначение использовалось еще до даты подачи заявки для его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Описательное использование товарного знака

Америка первой признала, что использование товарных знаков и знаков обслуживания в описательных целях не является нарушением 1 . Это значит, что знак потребовался лишь для описания товара и его особенностей, а не для того, чтобы показать потребителю связь между товаром и производителем.

Например, существует товарный знак «Родниковая вода». Человек опубликовал в интернете статью о видах воды в природе, где упомянул родниковую воду и описал ее свойства. Словосочетание «родниковая вода» он использовал в описательных целях, а потому права владельца товарного знака не нарушил.

В России описательное использование товарного знака и знака обслуживания законодательно не закреплено. Но в 2019 г. Верховный Суд РФ разъяснил, когда употребление слов, зарегистрированных в качестве словесного товарного знака, не является использованием товарного знака.

Это те случаи, когда такие слова используются в общеупотребительном значении, а не для индивидуализации товара 2 . То есть слова и словосочетания, которые являются товарными знаками, но при этом свободно и каждодневно употребляются в речи, могут быть использованы в описательных целях. Это не будет считаться нарушением права на товарный знак.

Пример № 1. Спор возник между индивидуальным предпринимателем, владельцем товарного знака «Оригами», и обществом «ЁбиДоёби».

Индивидуальный предприниматель указал, что общество «ЁбиДоёби» распространило в интернете рекламу, в которой использовало товарный знак «Оригами». Реклама содержала текст: «“ЁбиДоёби” покупает. Оригами». Касалась она бонусов и скидок, которые общество предоставляло при доставке суши и роллов в обмен на оригами.

Cуд по интеллектуальным правам при рассмотрении этого спора отметил, что «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован» 3 .

Выработанный подход к определению описательного использования товарного знака активно применяют арбитражные суды при рассмотрении требований о защите права на товарный знак.

Пример № 2. Суды не признали нарушением размещение на сайте товарного знака «Репробанк». А все потому, что аббревиатура «репробанк» обозначает «банк репродуктивных тканей». И использовал ее ответчик, чтобы потребителям было проще воспринимать медицинскую информацию 4 .

Добросовестное использование обозначения до даты подачи заявки для его регистрации как товарного знака

Чтобы зарегистрировать в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение, например нарисованный дизайнером логотип, нужно подать заявку в Роспатент. Если регистрация прошла успешно, то логотип становится товарным знаком или знаком обслуживания, а заявитель – его владельцем. Когда один заявитель подал заявку раньше других, говорят о приоритете товарного знака.

Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).

Встречаются случаи, когда несколько лиц на протяжении длительного времени используют одно обозначение и при этом не регистрируют его как товарный знак. Далее один из них подает заявку для регистрации обозначения. А после новоиспеченный правообладатель обращается в суд с требованиями о прекращении незаконного использования другими лицами товарного знака и выплате ему компенсации по ст.

1515 ГК РФ.

При разрешении таких споров суды указывают, что владелец товарного знака не может запрещать использование обозначения лицу, которое добросовестно его применяло еще до даты приоритета товарного знака 5 .

Пример. Суды отказали истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать товарный знак «Большая мода» и взыскании компенсации. Объяснили они это так: обозначение, включающее словосочетание «большая мода», ответчик создал и использовал добросовестно и открыто ранее даты приоритета товарного знака и даты его регистрации 6 .

Но следует помнить, что доказать добросовестное использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания должно лицо, к которому предъявлены исковые требования.

1 Section 33 (b)(4) of the Lanham Act. URL: https://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html.

2 Пункт 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. № С01-335/2018 по делу № А33-25467/2016.

4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2020 г. № 09АП-33577/2020-ГК; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2020 г. № С01-1492/2020 по делу № А40-266474/2019.

5 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89; Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004.

6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2021 г. № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020.

Как нарушаются права на товарный знак в сети Интернет

По статистике, 80% населения России хотя бы раз в месяц пользуется Интернетом. Люди ищут в сети информацию о товарах и услугах, а поиск происходит по ключевым словам, которые вводят пользователи. В связи с этим появились разнообразные способы злоупотреблений:

• киберсквоттинг;
• гиперссылки, включающие чужой товарный знак;
• использование названия бренда наиболее успешного конкурента в ключевых словах, в метатегах;
• опубликование изображения чужого товарного знака на сайте;
• использование в контекстной рекламе, «агрессивный маркетинг».

Захват доменного имени

Киберсквоттинг – это использование названия чужого бренда в составе доменного имени. Этот способ нарушения прав основан на том, что киберсквоттер анализирует рынок с целью выявления брендов, для которых еще не зарегистрировано одноименное доменное имя. Он регистрирует домен на себя в надежде перепродать его компании-владельцу бренда, либо для захвата трафика по данному сегменту рынка.

Если при этом на сайте нарушителя предлагаются аналогичные товары и услуги, то судебный спор решится в пользу правообладателя бренда. Конечно, при условии, что последний прошел официальную регистрацию в «Роспатенте».

Существует разновидность киберсквоттинга – тайпсквоттинг, когда недобросовестное лицо регистрирует на себя доменное имя, которое не полностью совпадает с популярным брендом, а лишь частично, например, есть разница в 1-2 буквы. Если экспертиза установит сходство до степени смешения между ними, то суд также решится в пользу правообладателя товарного знака.

Узнать подробнее о доменных спорах и регистрации товарного знака для домена можно узнать здесь.

Гиперссылки с названием бренда

Чужой бренд может использоваться в гиперссылке, рекламном баннере. Нарушением при этом будет являться тот вариант, когда они ведут не на официальный сайт, а на другой ресурс, не имеющий никакого отношения к правообладателю.

В статье 1484 Гражданского кодекса прямо указано, что владелец товарного знака имеет исключительное право на его использование в доменном имени и для других способов переадресации в сети Интернет.

Упоминание товарного знака на сайте

Если чужой товарный знак (слово или логотип) присутствует на странице сайта, то это не всегда является нарушением прав его владельца. К таким случаям относятся:

• Истечение срока правовой охраны для товарного знака. Свидетельство выдается на 10 лет. Если вы не продлили его действие, то правовая охрана прекращается и любое другое лицо может его использовать.
• Товарный знак применяется в тексте в информационных целях, для цитирования, а не для индивидуализации коммерческой деятельности. То есть на сайте не предлагаются похожие товары или услуги.
• Продукция, которая рекламируется на Интернет-ресурсе, имеет совсем другой характер. Например, вы продаете под своим брендом одежду, а на другом сайте этот же бренд используется для автозапчастей. Однако если вы зарегистрировали свой товарный знак и для 12 класса МКТУ (части транспортных средств), то это уже квалифицируется как нарушение.

Если же на сайте или в соцсетях предлагаются однородные товары/услуги, маркированные вашим брендом, то это прямое нарушение исключительных прав.

Товарный знак в контекстной рекламе

Законодательством России также не установлено четкое определение ключевых слов в настройках рекламной кампании.

Контекстная реклама – это интернет-реклама, которая показывается пользователю на основе введенных запросов в поисковых системах Yandex, Google и других. В настройках рекламной кампании указываются ключевые слова, которые адресуют пользователей и потребителей на конкретные рекламные объявления.

Для настройки рекламной кампании в Яндекс.Директе или Google Ads используется utm-метка utm_term= — ключевая фраза, по которой будет показано объявление. Ее значение и может содержать название чужого бренда.

На практике это выглядит так: пользователь вводит название бренда или компании в поисковой строке браузера, а на экране, помимо официального сайта, высвечиваются ссылки на страницы компаний-конкурентов.

До 2019 года российскими судами нормы законодательства по таким нарушениям истолковывались по-разному. Часть судов опиралась на то, что этот случай относится к незаконному способу переадресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса), а условия рекламной кампании, даже если они выполнены подрядчиком, определяются совместно с заказчиком, то есть бренд используется намеренно. Поэтому это является нарушением исключительных прав на товарный знак.

Другие суды указывали на то, что настройки рекламной кампании не имеют конкретной юридической квалификации. Это технические параметры поиска, которые не видны пользователям в самом рекламном объявлении, а значит, они не могут ввести их в заблуждение. Следовательно, никакого нарушения прав на товарный знак нет.

Однако 23 апреля 2019 г. Пленум Верховного Суда РФ принял законодательную норму (Постановление ВС РФ №10, пункт 172), по которой правообладатели могут однозначно запретить использование своего товарного знака в настройках контекстной рекламы. Теперь оно признается как акт недобросовестной конкуренции.

Цитата: Использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).
Подпись к цитате: Постановление ВС РФ №10 от 23.04.2019 г.

Пример судебного дела: Одно из «свежих» судебных дел по таким спорам – это дело № А56-2108/2021. Решение по нему было вынесено 25.01.2022 г. ООО «Юникс-Групп», производитель спортивного оборудования под брендами «UNIXLINE» и «UNIXFIT» (свидетельство о государственной регистрации № 648113 и № 622785), обнаружило, что 2 индивидуальных предпринимателя размещали контекстную рекламу, в которой присутствовали эти товарные знаки.

Часть трафика перенаправлялась на другой сайт, не принадлежащий правообладателю. На этом сайте продавалась аналогичная продукция – тренажеры и теннисные столы.

Контекстная реклама с нарушениями прав на товарные знаки размещалась в сети Интернет в течение 3 месяцев. Суд признал вину индивидуальных предпринимателей и взыскал с них компенсацию в пользу ООО «Юникс-Групп» в размере 500 000 рублей.

Что делать, если ваш бренд присутствует на чужом сайте?

Самое главное, что вы можете сделать для защиты вашего бренда, – это зарегистрировать его в качестве товарного знака в «Роспатенте». Это позволит эффективно отстаивать свои права при всех видах злоупотреблений как в судебном, так и в досудебном порядке.

Свидетельство на товарный знак защищает не только от прямого копирования. Если, например, вы зарегистрировали свой товарный знак «firma», то вы сможете заблокировать домены www.firma.ru, firma-msk.ru, firma-spb.ru и так далее, так как они сходны до степени смешения. Сходство до степени смешения – это совпадение общего впечатления о товарных знаках, которое может привести к смешению разных производителей на рынке (то есть потребители могут их спутать).

Если вы обнаружили, что ваш бренд используется на другом сайте, то порядок действий таков:

1. Определите, кто является владельцем домена. Это можно сделать с помощью сервисов WHOIS. Часто бывает так, что в информации о домене скрыты сведения о его владельце («Private person»). В этом случае можно связаться с администратором через форму обратной связи (например, предложить покупку сайта) или сделать адвокатский запрос доменному регистратору.
2. Зафиксируйте нарушение ваших прав. По закону, вы должны доказать факт неправомерного использования вашего обозначения. Для этого нужно сделать нотариальный осмотр страниц. Нотариус заверит скриншоты сайта. Можно сделать контрольную покупку – заказать на сайте контрафактный товар, а чеки или договор приобщить к судебному делу.
3. Отправьте нарушителю досудебную претензию, приложив копию свидетельства на ваш товарный знак. Эта мера является обязательной – иначе суд не станет рассматривать ваш иск. Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Почтовую квитанцию сохраните – вы приложите ее к судебному иску.
4. Если в течение месяца вы не получите ответ или нарушитель будет не согласен с вашими требованиями, подайте иск в арбитражный суд. Суд может сделать дополнительные запросы, например, потребовать справку от регистратора доменных имен, направить в ООО «Яндекс» запрос для получения сведений о рекламных компаниях (ключевые слова, когда была запущена реклама и в течение какого срока проводилась кампания).

Решение суда может предписывать:

• Прекращение незаконного использование вашего товарного знака.
• Опубликование информации о неправомерных действиях на сайте ответчика.
• Аннулирование регистрации доменного имени.
• Взыскание денежной компенсации в пользу владельца бренда или наложение административного штрафа в пользу государства.

Ответственность за нарушение прав на товарный знак

Когда нарушаются права на бренд в сети Интернет, применяются те же меры взыскания, что и в общем случае. В частности, вы можете потребовать выплаты компенсации в фиксированном размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, либо в двукратном размере от стоимости контрафакта, который был реализован за все время нарушения.

Использование чужого товарного знака в Интернете также признается недобросовестной конкуренцией, поэтому можно обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу, которая наложит штраф на компанию в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Узнать подробнее о способах защиты прав на товарный знак, о том, куда нужно обращаться и как правильно это сделать, можно в статье нашего блога здесь.

Патентное бюро Ezybrand

Бороться с нарушителями прав на бренд в Интернете можно самостоятельно, а можно с помощью патентных поверенных – профессионалов в области правовой охраны интеллектуальной собственности.

Патентное бюро Ezybrand предлагает вам все виды услуг по защите прав:

• Регистрация всех видов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков в «Роспатенте». Вы можете также защитить дизайн интерфейса своего сайта от копирования и получить патент на него.
• Мониторинг нарушений в сети Интернет, определение владельца домена.
• Оценка степени нарушения ваших прав – патентная экспертиза похожих обозначений для определения сходства до степени смешения.
• Оформление претензионных писем.
• Блокировка сайтов и аккаунтов в социальных сетях, нарушающих ваши права; признание регистрации доменного имени неправомерным и ее аннулирование.

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления — регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Опередить изобретателя: что такое право преждепользования на примере судебного дела