Отчуждение товарного знака: оформление и регистрация договора передачи прав

Исключительное право на товарный знак принадлежит правообладателю, и как им распорядиться, также решает он. Договор об отчуждении исключительного права — это документ, согласно которому правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право в полном объеме другой стороне, то есть приобретателю.

После регистрации перехода права в Роспатенте уже приобретатель становится новым обладателем исключительного права на товарный знак и может распоряжаться им на свое усмотрение.

Какие объекты не подлежат отчуждению

Бывает так, что распорядиться товарным знаком нельзя. На нашей практике встречались такие распространенный ситуации, когда:

• зарегистрирован коллективный знак;
• срок действия товарного знака истек;
• сделка заключена на безвозмездной основе;
• потребители могут быть введены в заблуждение в части
• продукции или ее производителя.

Последний случай звучит сложно и требует пояснения. Тут дело такое: можно «продать» товарный знак не полностью, а на часть товаров и услуг, но при этом компания должна передать право по всем однородным товарам в совокупности. Нельзя одной компании передать право на пошив футболок, а другой — на пошив брюк.

Нельзя одному предпринимателю дать право на продажу конфет, а другому — на продажу печенья. Если есть вероятность смешения в глазах потребителя, Роспатент откажет в регистрации отчуждения.

Порядок регистрации

Необходимо составить договор в письменной форме, указать стоимость вознаграждения за передачу товарного знака. Затем необходимо подготовить пакет документов и направить его в Роспатент.

В Роспатент подаются следующие документы:

• заявление об отчуждении товарного знака;
• платежный документ об уплате пошлины;
• договор отчуждения или выписка из договора (если заявление подписывает только одна сторона договора).

Пошлина за регистрацию распоряжения правом составляет 13 500 рублей. Рассчитать пошлину можно в калькуляторе на сайте Роспатента.

Роспатент проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям нормам законодательства и дальше принимает решение либо о внесении изменений в Реестр товарных знаков, либо об отказе о внесении таких изменений. На процедуру может уйти до 45 рабочих дней (два с половиной месяца).

Для компании «Парус» мы зарегистрировали товарный знак «Power of Warrior». Затем, спустя два года, по их просьбе мы провели процедуру отчуждения и правообладателем товарного знака стала канадская корпорация «ПАУЭР ОФ ВАРРИОР ФУДС».

Возможные проблемы при заключении договора

Как показывает практика, чаще всего допускают ошибки при заполнении документации. Часто путают договоры на отчуждение с лицензионным договором. Роспатент может отказать в регистрации, если передача прав на товарный знак противоречит закону.

Чтобы распоряжение правом прошло с первого раза и успешно, обычно этой процедурой занимаются патентные поверенные. Как правило, нам удается зарегистрировать распоряжение правом за месяц вне зависимости от того, что именно мы регистрируем — лицензию или отчуждение.

Продажа товарного знака

Суть данной сделки в том, что продавец в полном объеме передает покупателю (за вознаграждение) свои исключительные права на принадлежащий ему товарный знак. Данный договор подлежит регистрации в Роспатенте. При этом не допускается отчуждения права на товарный знак, если по результатам этого действия потребители могут оказаться введенными в заблуждение, относительно свойств товаров, продающихся под данным товарным знаком или же относительно их изготовителя.

Квалифицированные специалисты нашей компании помогут осуществить грамотное составление документов на отчуждение исключительных прав собственности на товарный знак, в соответствии с требованиями законодательства, подготовить документы на регистрацию данных изменений в Роспатенте, оценить стоимость передаваемых прав.

Отчуждение товарного знака

Отчуждение исключительного права на товарный знак – аналогично продаже для другого вида собственности.

По договору об отчуждении товарного знака одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.

Если правообладатель имеет несколько сходных товарных знаков с товарным знаком, право на которое отчуждается, или отчуждает исключительное право в отношении части товаров, то он должен знать, что отчуждение товарного знака по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

Предварительная проверка объекта отчуждения и полномочий правообладателя

В определенных ситуациях на объект интеллектуальной собственности, также как и любое имущество, могут быть наложены обременения. Так, например, все большее распространение приобретает залог исключительных прав на патенты и товарные знаки. Наложенное обременение может значительно ограничить или вовсе блокировать возможность использования приобретенного объекта.

Также на практике встречаются случаи, когда соглашения подписывают лица, обладающие ограниченными полномочиями, не включающими возможность единоличного согласования сделки. Так, например, важно знать, что если правообладателями патента является несколько лиц и между группой правообладателей не заключено соглашение о передаче права одному из правообладателей, подписание соглашения о переходе прав должны заверить все правообладатели. В этой ситуации, даже если сделка пройдет регистрацию, впоследствии она может быть оспорена теми правообладателями, права которых были нарушены.

Для того чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций после приобретения права по договору отчуждения, нужно заранее проверить как наличие обременений, наложенных на передаваемый объект, так и полномочия лица или лиц, которые будут визировать сделку. Наше патентное бюро проводит тщательную проверку чистоты передаваемого объекта, а также широты прав лица, которое отчуждает имущество. Специалисты бюро будут рады помочь вам в подготовке к сделке.

Особенности отчуждения права на объекты интеллектуальной собственности

Договор об отчуждении исключительного права оформляется в письменной форме. В зависимости от вида отчуждаемого объекта может быть предусмотрена обязательная государственная регистрация договора в Федеральном институте промышленной собственности. Ознакомиться с перечнем объектов, отчуждение которых необходимо регистрировать в ФИПС.

Для регистрации соглашения об уступке исключительных прав необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой будет зависеть от вида объекта, а также количества отчуждаемых объектов. Узнать подробнее о пошлинах

Обязательна государственная регистрация для договоров по которым происходит отчуждение зарегистрированных в ФИПС объектов

Помните, что приобретение права на объект по договору отчуждения не обеспечивает возможность «монопольного» распоряжения, так как первоначальный правообладатель мог заключить договоры франшизы и лицензионные договоры, действие которых до окончания предусмотренного срока, перейдет к новому правообладателю.

Права приобретателя исключительного права

После надлежащего оформления договора отчуждения и начала его действия, новый правообладатель получает возможность полноценно использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им, в том числе:

• использовать объект незапрещенным способом;
• заключать лицензионные договоры и договоры франчайзинга;
• отчуждать объект;
• передавать имущественные права в качестве залога;
• передавать права на объект с помощью правопреемства или по наследству (в зависимости от вида объекта и правообладателя).

Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

В отличие от договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, в котором права на объект можно отчуждать частями, при отчуждении прав на патент, права на изобретение, полезную модель и промышленный образец переходят приобретателю полностью. В случае если необходимо передать только часть прав, рекомендуем Вам заключить договор лицензирования

Обратите внимание на широту полномочий лица, которое подписывает договор со стороны правообладателя, а также на обязательства первоначального правообладателя перед авторами патента.

Особенностью договора отчуждения права на изобретение является то, что автор может заключить подобное соглашение еще до получения патента. Публичное предложение об отчуждении патента на изобретение подается для того, чтобы получить патент на изобретение без уплаты государственных пошлин. Пошлины в этом случае будет уплачивать то лицо, которое заключит договор.

Особое внимание стоит обратить на обязательства, предусмотренные у первоначального обладателя права на патент перед авторами разработки, на которые данный патент получен. Условия, которые были оговорены с авторами ранее распространяют свое действие на нового патентообладателя.

Помните, что договор уступки патента должен быть завизирован надлежащим образом: если между правообладателями патента есть соглашение, заключение должно проходить по правилам, предусмотренным в таком соглашении. Так, в соглашении может быть предусмотрено, что право подписи для документов такого рода имеет одно определенное лицо из числа правообладателей, либо, что согласие на заключение должен выразить каждый правообладатель индивидуально.

Причины отказа регистрации договоров отчуждения

В регламенте по регистрации договоров отчуждения нет исчерпывающего перечня причин, по которому может быть произведен отказ в регистрации. Приведем несколько распространенных причин отказа:

• Возможность введения в заблуждение потребителей. Отчуждение права на товарный знак может рассматриваться как вводящее потребителя в заблуждение, если первоначальный правообладатель сохраняет за собой исключительное право на сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров или на аналогичное фирменное наименование.
• В возмездном договоре о передаче прав не определен размер вознаграждения, выплачиваемого первоначальному правообладателю, или порядок его формирования. Вместе с этим отсутствует условие о его безвозмездности, а также условие о безвозмездности применяется там, где безвозмездность запрещена законом.
• Права, передаваемые по договору отчуждения, выходят за границу прав, которые существуют у правообладателя.

Важно знать!

В соответствии с изменениями в Положение о патентных и иных пошлинах, в случае отказа в регистрации отчуждения прав государственная пошлина, уплаченная ФИПС, не возвращается!

Государственная пошлина, при отказе в регистрации договора отчуждения, не возвращается!

Специалисты, представляющие наше Патентное бюро, провели более двухсот регистраций договоров распоряжения исключительным правом различной сложности. Мы знаем как правильно оформить соглашение, которое будет отвечать вашим потребностям и без рисков пройдет государственную регистрацию. Налаженное взаимодействие с ФИПС обеспечивает скорейшее оформление всех документов.

Кристина Гучмазова

Более 10 лет опыта в юриспруденции, в том числе 2 года в защите интеллектуальной собственности

Реализует проекты для компаний ГК Lactalis, ГК ГЕО Альянс, «МЕТТА», МФК Займер, «АЙКОН-Девелопмент», «Первый мясокомбинат»

Представляет интересы клиентов в Палате по патентным спо.

Скачайте презентацию и узнайте, чем мы можем быть вам полезны. Наши достижения и судебные кейсы − за 5 минут

✓ Отчуждение права

При отчуждении права объект полностью переходит к новому владельцу, который становится законным правообладателем объекта, при этом старый владелец теряет право использования и распоряжения переданным объектом.

Одним из самых популярных объектов отчуждения является товарный знак, читайте более подробно об отчуждении товарного знака.

Основные цели, для которых правообладатели осуществляют отчуждение права:

• Продажа объекта интеллектуальной собственности другому лицу;
• Реорганизация предприятия;
• Прекращение действия фирмы-правообладателя (если при этом необходимо сохранить правовую охрану объекта);
• При перераспределении активов между родственными предприятиями, и т.п.

✓ Лицензия (лицензионный договор)

При выдаче лицензии правообладатель (лицензиар) не теряет свое право на объект, а пользователь (лицензиат) получает право пользования объектом на условиях, которые стороны указывают в лицензионном договоре.

Одним из самых популярных объектов лицензии является товарный знак, читайте более подробно о лицензии на товарный знак.

Лицензия заключается с целью:

• Разрешения использования объекта третьими лицами;
• Использования одного объекта несколькими родственными предприятиями;
• Франчайзинга (по договору коммерческой концессии), и др.

В отличие от договора отчуждения права, после заключения лицензионного договора за правообладателем сохраняется право распоряжаться объектом интеллектуальной собственности.

Лицензия подлежит государственной регистрации (за исключение программ для ЭВМ и БД). Лицензионный договор вступает в законную силу с момента государственной регистрации лицензии в Роспатенте.

⇒ Лицензионный договор

Обязательным условием использования объекта интеллектуальной собственности третьим лицом по лицензионному договору является государственная регистрация лицензии в Роспатенте.

Пользователь (лицензиат) может использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В лицензионном договоре обязательным условием является указание способа использования объекта: территория, объем использования, срок использования.

В лицензионном договоре должны быть указаны:

• Предмет договора (описание объекта интеллектуальной собственности, его регистрационный номер, дата приоритета, дата регистрации, дата истечения срока регистрации);
• Территория, на которой предоставляется использование объекта интеллектуальной собственности;
• Способы использования объекта интеллектуальной собственности;
• Срок, на который заключается лицензионный договор;
• Условие о вознаграждении.

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Другие способы распоряжения

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) — предоставление права пользования разными объектами интеллектуальной собственности (например, изобретения и товарного знака). Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Договор залога — залог объекта интеллектуальной собственности. Залогодатель может распоряжаться объектом без согласия залогодержателя. Договор залога подлежит государственной регистрации в Роспатенте.